알라스카에서 거주하고 있는 수잔의 스키 디자인 특허 신청서를 심사 했었다. 그런데 이 도면에서 놀랍게도 스키의 아래부분에 ‘NAME’의 디자인이 있었다.
짐작되는 점이 있어 수잔에게 전화해서 이 스키의 아래부분에 새겨 넣은 ‘NAME’의 의도를 물었다.
수잔의 대답은 본인의 클레임, 즉 그녀의 특허 청구는 도면에 표현된 스키의 전체 모양과 그리고 개인의 이름을 넣을 수 있게 하기 위해서 ‘NAME’를 새겨 넣었다고 했다.
이 점은 수잔이 디자인 특허의 클레임을 잘 못 이해한 것이다. 미국 디자인 특허의 클레임은 명세서와 도면에 표시된 모양의 것 만 특허를 받을 수 있다.
다시 말하면 수잔이 신청한 특허의 스키의 ‘NAME’은 수잔의 이름이나 또는 다른 사람들의 이름이 아닌 영어 스펠링 ‘NAME’일 뿐이다.
물론 위의 ‘NAME’이 새겨진 스키의 특허 허용은 가능하다. 다만 이 ‘NAME’이 새겨진 스키가 어떤 의미가 있는지? 만약 이 ‘NAME’ 대신에 ‘Susan’을 새겨 넣었더라면 적어도 ‘Susan’이라는 이름을 가진 사람에게는 의미가 있는 디자인일 것이다.
현재 소수의 디자인 특허에 회사의 상표나 디자이너의 이름이 명시된 특허가 있다.
그러나 이러한 상표를 디자인 특허 신청에 포함할 때에는 어떠한 이점이 있는지 또 이 상표가 혹시 이미 존재하는 허가된 다른 개인이나 회사의 상표와 동일한 것이 아닌지 잘 판단해야 한다.
만약 나의 상표가 다른 개인이나 회사의 이미 허가된 상표와 동일한 것이면 남의 상표 도용으로 문제가 생기기 때문이다.