몇 달 전에 K씨의 서프보드에 부착 시키는 경보기 (surf-board alarm)의 특허 출원을 도와 드렸다. K씨는 첫 번 인터뷰에 이 경보기의 도면, 사용법, 또 모형도 가지고 왔다.
그리고 이 분은 이 모형으로 여러 번 실험을 해 보았다고 하였다. 이러한, 비교적 정확한 자료로
특허 신청의 클레임 쓰는 것과 또 도면을 그리는 것이 어렵지 않았다.
그러나, 특허 신청 전까지 몇 번의 상의, 의논, 그리고 도면의 정정이 있었다.
K씨는, 이 경보기의 특허를 신청한 후에 어떤 제조 회사와 계약 후 이 경보기의 제조 과정에 들어갔다.
그러나, 위의 제조 과정 중, 이 경보기의 모양과 재료에 약간의 변화가 생겼다. 제조 과정에서, 이 경보기의 바닥 재료, PET 프라스틱이 PBC 프라스틱으로 변경이 되었고, 또, 제조품의 경비를 감소시키기 위하여, 경보기의 모양이 육각형에서 원형으로 바뀌었다.
이렇게 변경된 재료와 개선된 디자인은, “새로운 사항 (new matter)” 이기 때문에 현재 신청되어있는 특허서류에 보정 (amendment)을 할 수 없다.
이유는, 이 변경이 청구 범위에 포함되지 않았기 때문이다. 다시, ‘새로운 사항’의 예를 쉽게 설명하면, 만약 출원서의 명세서에 포기된 내용 중에 “물의 뜨거운 온도를…”를 변경하여 “물의 온도를 섭씨 100도…”라고 고친다면, 이 변경은 “새로운 사항”에 해당된다.
위의 K씨의 경우에는 “일부계속출원 (Continuation-In-Part Application)” 을 신청 하여야 한다. 일부계속출원은 대부분의 발명 내용이 모출원 (original application) 과 같고 일부는 새로운 발명 내용을 포함하는 출원이다.
이 일부 계속출원은, 반드시 모출원이 특허청에 계류 중, 즉 심사 과정이 종료되지 않은 상태, 또는 포기되지 않은 상태에, 위의 경우와 같이
1) 모출원에 개시된 청구범위에서 변경이나 추가 또는 개선되는 부분을 청구 하거나, 혹은 2) 출원서의 심사과정에서, 불충분한 개시 (insufficient disclosure) 요건의 이유로, 특허법 제 112조의 거절 통지를 받은 경우에 이 불 충분한 개시를 수정하여 특허 허가를 받기를 윈 하는 경우에 출원한다.
그러나, 이 일부계속출원은 모출원의 출원일 (filing date of the original application)을 인정받지 못한다.
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