미 연방 특허청 내 미국 상표 등록청에서 허락하는 상표등록증에는 두 가지가 있다. 첫 번째는 보편적으로 이해되고 있는 Principal Registry(본 등록부)가 있고 두 번째는 Supplemental Registry(추가 등록부)가 있다.

이 두 가지의 상표등록은 미국 정부에서 인정되며 상표 권리를 보장 받을 수 있다. 미 연방법원의 소송 및 행정소송을 이용하여 타인의 혼동이 있을 수 있는 상표 사용을 막을 수 있으며 손해배상에 대한 권리도 부여 받는다.

추가로 이 두 가지의 상표등록도 선등록을 하면 특허청에 미래 타인의 상표등록 신청을 막을 수 있다.

제일 중요한 차이점은 Principal Registry(본 등록부)에 등록된 상표권은 상표 소유자에게 정부에서 상표권에 대해 presumption of validity(등록권리 추정)을 부여하지만 Supplemental Registry(추가 등록부)에 등록된 상표권은 상표 소유자에게 정부에서 상표권에 대해 presumption of validity(등록권리 추정)을 부여하지 않는다.

그러므로 Principal Registry(본 등록부)에 등록된 상표권은 소송에서 소유자가 특별증명을 하지 않아도 권리를 추정 받으므로 피고가 상표권에 권리가 없음을 증명해야 하지만 Supplemental Registry(추가 등록부)에 등록된 상표권은 소송에서 소유자가 우선 등록된 상표에 상표권리가 있음을 증명해야 한다.

Supplemental Registry(추가 등록부)의 중요함은 일차적으로 상표권리가 미약하여 상표로 주장되기 힘든 상표들이 등록할 가능성에 있다.

예를 들면 ‘상품의 품질이나 특성을 나타내는 문구이므로 독특성이 없다’고 판결되는 상표(merely descriptive mark)라도 미래에 상표의 특성을 소유할 수 있는 상표 또는 사람의 성(primarily sir name) 또는 지명(geographic term) 또는 트레이드 드레스(trade dress) 등 이다.

Supplemental Registry(추가 등록부)의 중요성은 미 특허청에 등록이 되면 혼동을 일으킬 수 있는 상표들이 미 상표청에 신청되어 심사 과정을 거치지 못하게 방어를 해주며 시간이 지남으로 상표가 secondary meaning 또는 acquired distinctiveness(상표의 독특성을 인정 할 수 있는 요소)를 인정받을 수 있을 때 Principal Registry(본 등록부)에 청구를 할 수 있게 해 준다는 점이다.

보편적으로 5년 이상 제 3자와 마찰이 없게 상표가 사용되었다면 Principal Registry(본 등록부)에 청구를 할 수 있는 권리가 생길 수 있다.

Supplemental Registry(추가 등록부)에 등록된 상표도 Principal Registry(본 등록부)에 등록된 상표와 같이 Ⓡ마크를 사용할 수 있으므로 Principal Registry(본 등록부)에 등록이 안 된다 하여도 Supplemental Registry(추가 등록부)에는 등록 가능성이 있음을 고려하는 것이 중요하다.

문의: (213)389-3777

<잔 박(박윤근) 변호사>