미국에서는 소송의 승패에 상관없이 소송 당사자가 각자 소송비용을 부담한다. 이른바 ‘아메리칸 룰’(American Rule)이라고 불리는 이 법칙은 패소한 측이 승소한 측에 변호사 비용을 지급하는 ‘영국식 룰’(English Rule)과는 다르다.

아메리칸 룰은 소송을 하거나 피소를 당한 기업들이 소송의 승패에 무관하게 변호사 비용을 부담해야 한다는 점에서 더 큰 금전적인 부담을 야기 시킨다.

그러나 아메리칸 룰은 관련 법규에 의거하여 패소자에게 소송비용을 청구할 수 있는 변호사 비용 전가(Fee Shifting)로 바뀔 수 있다. 많은 미국 지재권 관련 법규는 비용 전가를 명시하고 있다. 비용 전가를 항상 기대해서는 안 되지만 이러한 절차에 대해서 인지하고 잘 활용하면 소송진행에 도움이 된다.

미 특허법에 따르면 “법원은 예외적으로 승소자에게 합리적인 변호사 비용을 지급 판정할 수 있다”라고 명시한다. 미 상표법(Lanham Act) 또한 “법원은 예외적인 경우 승소자에게 합리적인 변호사 비용을 지급 판정할 수 있다”라고 명시한다.

특허법이나 상표법에서 변호사 비용 전가는 ‘예외적인 경우(exceptional case)’만 해당된다. 미 대법원은 Octane Fitness, LLC v. ICON Health & Fitness, Inc.와 Highmark Inc. v. Allcare Health Management Systems, Inc.라는 두 특허 관련 사건에서 ‘예외적인 경우’에 대해서 자세히 짚어보았다.

‘예외적인 경우’란 ‘한 편이 소송에서 실질적으로 우위에 있는 경우, 혹은 소송이 불합리한 방법으로 진행된 경우’라고 명시했다. 특허법과 상표법에서 비용 전가에 대한 해석이 비슷하므로 법원에서는 본 특허법 사건의 판결을 상표법 사건에도 적용하기 시작했다. 여전히 승소한 후 변호사 비용까지 상대방에게 배상 받는 것은 쉽지 않지만 그 전에 비하면 쉬워진 편이다.

미 저작권법에 의하면 “법원은 승소자에게 소송비용의 일부로 합리적인 변호사 비용을 지급하도록 판정할 수 있다”고 명시한다. 그러나 법원은 예외적인 경우에만 의존하지 않고 법원의 재량으로 비용 전가를 판정할 수 있다.

최근 미 대법원은 Kirtsaeng v.  John Wiley & Sons Inc. 사건에서 변호사 비용 전가에 대해 명시했는데 비용 전가 판결 및 금액을 결정하기 위해 패소자의 객관적 불합리성(objective unreasonableness)을 고려해야 한다고 했다. 따라서 변호사 비용 전가는 일반적으로 특허 혹은 상표권보다 저작권 사건에서 더 쉽게 이루어질 수 있다.

마지막으로 미 영업비밀방어법(Defend Trade Secrets Act)에 따르면 법원은 합리적인 변호사 비용을 승소자에게 지급 판정할 수 있는 세 가지 경우를 제시한다. 기업비밀 남용 소송을 근거 없이 제기한 사실이 정황 증거를 통해 발각되었을 경우, 또는 법원판결중지요청을 부정직하게 제기 혹은 반대할 경우, 또는 기업 비밀이 고의적이고 악의적으로 남용되었을 경우 등이다.

기업비밀 사건의 경우 변호사 비용 전가의 전제조건은 부정직(bad faith)과 고의성(willfulness)이다. 영업비밀방어법은 2016년 5월에 제정된 신규법이지만 비용 전가 조항은 상기 지재권 조항들과 본질적으로 같으므로 변호사 비용 전가에 관한 법규는 이미 존재하고 있다고 볼 수 있다. 다만, 신규 법에 따라 비용 전가가 어떻게 진화할지는 계속 지켜봐야 할 것이다.

문의: (310)282-6245

<앤드류 정 변호사>